Wyrok Trybunału: znaki towarowe (reklama, linki) w platformach aukcyjnych i odpowiedzialność pośredników

Fragment reklamy pudru firmy Mennen Company z 1898 rokuDziś zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-324/09. Sprawa rozpoczęła się od złożenia przez High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, co nastąpiło 12 sierpnia 2009 r. Sprawa zaś, w której sąd brytyjski poszukiwał interpretacji przepisów dotyczyła sporu, w którym po jednej stronie stał m.in. L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, a po drugiej eBay. Nie trudno się zatem domyślić, że wyrok jest interesujący dla wszystkich, którzy zajmują się handlem elektronicznym, w tym prowadzą platformy aukcyjne, gdzie ktoś może chcieć wystawiać na sprzedaż "podróbki", lub inne produkty, które mogą korzystać z ochrony np. wynikającej z praw do znaków towarowych. Pytania dotyczyły renomy znaków, ale też reklamy i "klikania na linki"... Swoim wyrokiem - co istotne - Trybunał dokonał interpretacji art. 14 dyrektywy o handlu elektronicznym (warunkowe wyłączenie odpowiedzialności), co istotne dla prowadzonej w Polsce dyskusji na temat nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz procedury notice and takedown.

Z wyroku wynika, że w niektórych sytuacjach właściciel znaku towarowego będzie mógł przeciwdziałać internetowej sprzedaży swoich produktów, jeśli np. miałoby to negatywny wpływ na "wizerunek produktu i tym samym na reputację znaku" (to przywołanie z oficjalnego tłumaczenia, a trzeba pamiętać, że pojęcie "wizerunku" ma w Polsce nieco inne znaczenie, niż mogłoby wynikać z użycia tego pojęcia w tezach orzeczenia). Wynika też z niego, że w przypadku, gdy "właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta" nie potrafi zorientować się, że reklama oznaczona znakiem towarowym pochodzi od właściciela znaku, czy od kogoś innego, to wówczas właściciel znaku może zakazać platformie aukcyjnej (ale też innym "operatorom rynku elektronicznego online") odsyłania (linków) lub prowadzenia reklamy z takim znakiem. To tylko niektóre z tez (całość poniżej).

Poszukujących źródeł odsyłam w pierwszej kolejności do pytań, które zadał sąd krajowy, a które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 7 listopada 2009 r. (PDF). Tam też czytamy:

Pytania prejudycjalne

1) W razie gdy testery perfum i kosmetyków (tzn. próbki używane przy demonstrowaniu towarów konsumentom w placówkach handlu detalicznego) oraz „dramming bottles” (tzn. pojemniki, z których mogą być pobierane niewielkie ilości w celu dostarczenia ich konsumentom w formie bezpłatnych próbek), które nie są przeznaczone do sprzedaży konsumenckiej (i są często oznaczone „nie do sprzedaży” lub „nie do sprzedaży indywidualnej”), są dostarczane nieodpłatnie autoryzowanym dystrybutorom właściciela znaku towarowego, to czy takie towary zostały „wprowadzone do obrotu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG ( 1 ) z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zwanej dalej „dyrektywą 89/104/EWG”) i art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 ( 2 ) z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”)?

2) W razie gdy z perfum i kosmetyków zostały usunięte bez zgody właściciela znaku towarowego pudełka (lub inne opakowania zewnętrzne), to czy stanowi to dla właściciela znaku towarowego „uzasadnioną przyczynę” sprzeciwu wobec dalszego obrotu odpakowanymi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG i art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94?

3) Czy w odniesieniu do odpowiedzi na pytanie drugie powyżej stanowi różnicę, jeżeli:

a) wskutek usunięcia pudełek (lub innego opakowania zewnętrznego) odpakowane towary nie są opatrzone danymi wymaganymi na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy
Rady 76/768/EWG ( 3 ) z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (zwanej dalej „dyrektywą 76/768/EWG”), a w szczególności nie są opatrzone wykazem składników lub „terminem przydatności”?

b) wskutek braku takich danych oferowanie do sprzedaży lub sprzedaż odpakowanych towarów stanowi przestępstwo według prawa karnego państwa członkowskiego, w którym są one oferowane do sprzedaży lub sprzedawane osobom trzecim?

4) Czy w odniesieniu do odpowiedzi na pytanie drugie powyżej stanowi różnicę, jeżeli dalszy obrót szkodzi lub może szkodzić wizerunkowi towarów i tym samym renomie znaku towarowego? Jeśli tak, to czy taki skutek objęty jest domniemaniem, czy też wymaga się jego udowodnienia przez właściciela znaku towarowego?

5) W razie gdy przedsiębiorca obsługujący rynek online nabędzie od operatora wyszukiwarki możliwość korzystania z oznaczenia, które jest identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym, jako słowa kluczowego, tak że oznaczenie to jest wyświetlane użytkownikowi przez wyszukiwarkę w sponsorowanym łączu do witryny operatora rynku online, to czy wyświetlenie tego oznaczenia w sponsorowanym łączu stanowi „używanie” oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94?

6) W razie gdy kliknięcie na sponsorowane łącze określone w pytaniu piątym powyżej kieruje użytkownika bezpośrednio do reklam lub ofert sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których zarejestrowany jest znak towarowy, pod oznaczenie umieszczone w witrynie przez inne strony, z których to towarów niektóre naruszają znak towary, a inne nie naruszają znaku towarowego ze względu na odmienny status danych towarów, to czy stanowi to używanie oznaczenia przez operatora rynku online „dla” towarów naruszających prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94?

7) W razie gdy towary reklamowane i oferowane do sprzedaży na witrynach określonych w pytaniu szóstym powyżej obejmują towary, które nie zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, to czy aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, a nie podlegało zakresowi art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG i art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, czy też właściciel znaku towarowego musi wykazać, że reklama lub oferta sprzedaży nieuchronnie skutkuje wprowadzeniem danych towarów do obrotu na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy?

8) Czy w odniesieniu do odpowiedzi na pytania od piątego do siódmego powyżej stanowi różnicę, jeżeli używanie, któremu właściciel znaku towarowego zarzuca naruszanie prawa do tego znaku, polega na wyświetlaniu oznaczenia w witrynie samego operatora rynku online, a nie w sponsorowanym łączu?

9) Jeżeli wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, a nie podlegało zakresowi art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG i art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94:

a) to czy takie używanie polega na „przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę” w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (zwanej dalej dyrektywą 2000/31/WE) lub obejmuje takie przechowywanie?

b) jeżeli używanie to nie polega wyłącznie na czynnościach podlegających zakresowi art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE, ale obejmuje takie czynności, to czy operator rynku online jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie, w jakim używanie polega na takich czynnościach, a jeżeli tak, to czy można przyznać odszkodowanie lub inny pieniężny środek naprawczy z tytułu takiego używania w zakresie, w jakim nie jest one zwolnione z odpowiedzialności?

c) w okolicznościach, gdy operator rynku online wie, że towary były reklamowane, oferowane do sprzedaży i sprzedawane w jego witrynie z naruszeniem zarejestrowanych znaków towarowych i że te zarejestrowane znaki towarowe prawdopodobnie nadal będą naruszane nie naruszają znaku towarowego ze względu na odmienny status danych towarów, to czy stanowi to używanie oznaczenia przez operatora rynku online „dla” towarów naruszających prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94?

7) W razie gdy towary reklamowane i oferowane do sprzedaży na witrynach określonych w pytaniu szóstym powyżej obejmują towary, które nie zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, to czy aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, a nie podlegało zakresowi art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG i art. 13 ust. 1
rozporządzenia nr 40/94, wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, czy też właściciel znaku towarowego musi wykazać, że reklama lub oferta sprzedaży nieuchronnie skutkuje wprowadzeniem danych towarów do obrotu na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy?

8) Czy w odniesieniu do odpowiedzi na pytania od piątego do siódmego powyżej stanowi różnicę, jeżeli używanie, któremu właściciel znaku towarowego zarzuca naruszanie prawa do tego znaku, polega na wyświetlaniu oznaczenia w witrynie samego operatora rynku online, a nie w sponsorowanym łączu?

9) Jeżeli wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, a nie podlegało zakresowi art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG i art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94:

a) to czy takie używanie polega na „przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę” w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (zwanej dalej dyrektywą 2000/31/WE) lub obejmuje takie przechowywanie?

b) jeżeli używanie to nie polega wyłącznie na czynnościach podlegających zakresowi art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE, ale obejmuje takie czynności, to czy operator rynku online jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie, w jakim używanie polega na takich czynnościach, a jeżeli tak, to czy można przyznać odszkodowanie lub inny pieniężny środek naprawczy z tytułu takiego używania w zakresie, w jakim nie jest one zwolnione z odpowiedzialności?

c) w okolicznościach, gdy operator rynku online wie, że towary były reklamowane, oferowane do sprzedaży i sprzedawane w jego witrynie z naruszeniem zarejestrowanych znaków towarowych i że te zarejestrowane znaki towarowe prawdopodobnie nadal będą naruszane w ten sposób poprzez reklamowanie, oferowanie do
sprzedaży i sprzedaż tych samych lub podobnych towarów przez tych samych lub różnych użytkowników witryny, to czy stanowi to „faktyczne wiadomości” lub „wiedzę” w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE?

10) W razie gdy usługi pośrednika, takiego jak operator witryny, były wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania zarejestrowanego znaku towarowego, to czy art. 11 dyrektywy 2004/48/WE ( 4 ) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (zwanej dalej „dyrektywą 2004/48/WE”) wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły, by właściciel znaku towarowego mógł uzyskać nałożenie na pośrednika zakazu skierowanego przeciwko dalszemu naruszaniu tego znaku towarowego, w odróżnieniu od kontynuacji tego konkretnego naruszenia, a jeśli tak, jaki jest zakres takiego zakazu, który ma być dostępny?

Trochę tych pytań było. Materiały związane z dzisiejszym wyrokiem udostępniono zaś na stronach Trybunału. Zachęcam do lektury całego orzeczenia, zaś poniżej przywołuję jedynie jego tezy:

1) W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w państwie członkowskim Unii lub wspólnotowym znakiem towarowym, które znajdują się w państwie trzecim i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego – w Unii, są sprzedawane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem rynku elektronicznego online i bez zgody właściciela znaku konsumentowi przebywającemu na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, lub stanowią przedmiot oferty sprzedaży lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej do konsumentów przebywających na wspomnianym terytorium, rzeczony właściciel może sprzeciwić się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie na podstawie reguł określonych w art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., lub w art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na wspomnianym terytorium jest skierowana do konsumentów tam przebywających.

2) Udostępnianie przez właściciela znaku towarowego autoryzowanym dystrybutorom opatrzonych tym znakiem egzemplarzy służących zaprezentowaniu konsumentom jego towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz opatrzonych tym znakiem pojemników, z których można pobierać małe ilości w celu podarowania ich konsumentom w formie bezpłatnej próbki, nie stanowi, w braku dowodów przeciwnych, wprowadzenia do obrotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 lub rozporządzenia nr 40/94.

3) Artykuł 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może, powołując się na przysługujące mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne, sprzeciwić się dalszej sprzedaży towarów takich jak będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym z tego powodu, że osoba dokonująca dalszej sprzedaży usunęła opakowanie z tych towarów, jeżeli konsekwencją takiego pozbawienia opakowania jest brak podstawowych informacji, dotyczących na przykład tożsamości producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu kosmetycznego. W przypadku gdy usunięcie opakowania nie powoduje braku takich informacji, właściciel znaku towarowego może niemniej sprzeciwić się temu, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone należącym do niego znakiem podlegały dalszej sprzedaży bez opakowania, o ile wykaże, że usunięcie opakowania miało negatywny wpływ na wizerunek produktu i tym samym na reputację znaku.

4) Artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody, za pomocą identycznego z tym znakiem słowa kluczowego wybranego przez owego operatora w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy oznaczonych tym znakiem towarów sprzedawanych na wspomnianym rynku, jeżeli taka reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

5) Operator rynku elektronicznego online nie używa, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, które ukazują się w ofertach sprzedaży wyświetlanych w jego serwisie.

6) Artykuł 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywy o handlu elektronicznym”) należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do operatora rynku elektronicznego online, jeżeli nie odgrywa on czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli.

Wspomniany operator odgrywa taką rolę, jeżeli udziela wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedaży lub na ich promocji.

Jeżeli operator rynku elektronicznego online nie odgrywa czynnej roli w znaczeniu opisanym w akapicie powyżej i będące przedmiotem jego działalności świadczenie usług jest objęte w konsekwencji zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, to wciąż w okolicznościach sprawy mogącej zakończyć się zasądzeniem odszkodowania nie może on powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności przewidziane w tym przepisie, jeżeli wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należytą staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie działań stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

7) Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw członkowskich zapewnienia, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej będą mogły nakazać operatorowi rynku elektronicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

Na ilustracji zaś fragment reklamy pudru firmy Mennen Company z 1898 roku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>