Dwa wyroki WSA - rozumienie istoty zgłaszanego wynalazku, kontrola legalności decyzji

Nie tak dawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa wyroki związane z patentami. W obu przypadkach Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia patentu na wynalazek, potem wnoszono o ponowne rozpoznanie sprawy, Urząd analizował i ponownie odmówił udzielenie patentu, a wreszcie wniesiono skargę na decyzje UPRP i sprawa trafiła do sądu. Sąd zaś uchylił zaskarżone decyzje. W pierwszej sprawie zgłoszenie dotyczyło "Urządzenia i sposobu modulacji/demodulacji z ograniczeniem kolejnych wystąpień o minimalnej długości", w drugiej zaś "Sposobu i urządzenia do odtwarzania nośnika danych". Urząd odmawiał, gdyż - jak uznał - zgłoszenia "nie ujawniają rozwiązania technicznego". Sąd zaś uznał, że doszło do naruszenia art. 7, 77 k.p.a. poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy a także szczegółowego uzasadnienia przyjętego przez organ stanowiska, co w konsekwencji uniemożliwia sądowi dokonanie kontroli legalności zaskarżonej decyzji.

Na podstawie polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej - "patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania" (art. 24 ustawy). Ustawa stwierdza również (w art 28, pkt 5), że "za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: (...) programów do maszyn cyfrowych". Wiadomo też, że nie ma legalnej definicji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym", co istotnie zamydla nam obraz...

Toczy się pewna dyskusja na temat możliwości patentowania pewnych rozwiązań (w uproszczeniu mówi się o patenach "na oprogramowanie" lub o patentach "na algorytmy"; por. dział patenty niniejszego serwisu). Jedne kraje są bardziej "liberalne", inne zaś mniej. 1 marca 2004 Polska przystąpiła do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i wiele zagranicznych zgłoszeń patentowych obejmujących swoimi skutkami terytorium Polski jest rozpatrywana przez Europejski Urząd Patentowy. Polski urząd rozpatruje zgłoszenia wynalazków w ramach Układu o współpracy patentowej (PTC), które są przesyłanie przez Biuro Międzynarodowe WIPO do rozpatrzenia przez Polskę jako kraj ochrony. Jest wiele problemów. System prawny staje się coraz bardziej skomplikowany (dla przeciętnego obywatela; odsyłam na strony Urzędu po informacje dotyczące zgłaszania wynalazków wg procedur międzynarodowych), przedsiębiorstwa starają się umieszczać w opisach zastrzeżenia dość ogólne, by uzyskać jak najszerszą ochronę, oczywiście na świecie jest coraz więcej wiedzy, co stwarza problemy dla "własności intelektualnej" (por. Kto będzie miał prawa do naukowego, "intelektualnego wkładu" aluminiowej puszki? oraz Powstaną nowe prawa własności intelektualnej, czy zrezygnujemy z istniejących?)...

Wracając do wyroków - oba zostały wydane 26 stycznia 2009 roku. Pierwszy z nich (sygn. VI SA/Wa 1044/08) dotyczy modulacji/demodulacji, sentencja tego wyroku opublikowana została w serwisie orzeczniczym NSA. Angielskojęzyczny opis zgłoszenia można znaleźć na stronach EPO: pl338300. W przypadku drugiego wyroku (sygn. VI SA/Wa 1139/08) - w serwisie orzeczniczym NSA opublikowano zarówno sentencję jak i uzasadnienie (tu również odsyłam do serwisu EPO po opis: pl342605).

Na podstawie tych dwóch wyroków można zastanowić się nad pewnym problemem, który pojawia się w sytuacji, w której "wynalazek" przenika różne sfery - techniczną i nietechniczną (w przypadku drugiej ze spraw skarżący podnosił, że zastrzegł cechę, która jest "niepodzielna, nie można podzielić wizualnej odpowiedzi na warstwę materialną i niematerialną, ponieważ żadna z tych warstw nie funkcjonuje samodzielnie"). Jednocześnie przenikają się systemy prawne. W sprawach, o które chodzi, wypowiedział się już Europejski Urząd Patentowy. Polski urząd stanął na stanowisku, że "Urząd Patentowy nie jest organem dokonującym mechanicznego zatwierdzenia udzielonych przez EUP patentów". WSA stwierdził zaś, że sądy danego państwa są zobowiązane w sposób jednolity traktować patent wydany przez krajowy urząd patentowy i patent europejski.

No, więc mamy dwa nowe polskie wyroki. Czy w tych sprawach chodzi jedynie o wadliwość sformułowania zastrzeżenia? Jak się dowiedziałem - w obu sprawach uzasadnienia są podobne (chociaż opublikowano uzasadnienie tylko jednego z wyroków). Przywołam zatem fragment tego uzasadnienia:

(...)
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej dokonywana przez właściwy wojewódzki sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości zarówno materialnych jak i procesowych aspektów stosunku administracyjnoprawnego, skonkretyzowanego w zaskarżonej decyzji. Dla wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego aktu niezbędne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albo przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c p.p.s.a.).

W ocenie Sądu, skargę należało uznać za uzasadnioną.

Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie doszło do naruszenia art. 7, 77 k.p.a. poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy a także szczegółowego uzasadnienia przyjętego przez organ stanowiska, co w konsekwencji uniemożliwia sądowi dokonanie kontroli legalności zaskarżonej decyzji. Pogłębiona argumentacja organu i wnikliwe odniesienie się do twierdzeń skarżącego było w niniejszych sprawach szczególnie pożądane, bowiem skarżący zarzucił organowi brak zrozumienia istoty zgłaszanego wynalazku.

W rozpoznawanej sprawie organ odmówił udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie uznając, iż nie ujawnia ono rozwiązania technicznego.

Wywodząc, że patentowalnymi są wyłącznie rozwiązania problemów technicznych i nie wystarczy by techniczny był problem, czy tylko efekt (skutek) rozwiązania Urząd pomija, iż w orzecznictwie Komisji Odwoławczej EPO wkładem technicznym do poprzedniego stanu sztuki (techniki) może być albo techniczny problem do rozwiązania albo techniczny efekt uzyskiwany przez rozwiązanie. (por. Elżbieta Traple "Zdolność patentowa programów komputerowych /w:/ Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, zeszyt 26). Skarżący utrzymuje, że zastrzegł specyficzne cechy dotyczące procesu generowania obiektu graficznego, czyli fizycznie istniejącego obiektu o bezsprzecznie charakterze technicznym. Strona akcentuje, że wizualna odpowiedź zwrotna (zastrzeżona w zastrzeżeniu 11) dotyczy obiektu technicznego (obrazu). Zastrzegana cecha, jest zdaniem strony niepodzielna, nie można podzielić wizualnej odpowiedzi na warstwę materialną i niematerialną, ponieważ żadna z tych warstw nie funkcjonuje samodzielnie. Zdaniem strony, organ dokonując podziału w sferze opisu i koncentrując się na wyizolowanych aspektach pomija, że opis dotyczy jednego obiektu technicznego, którego charakter należy ocenić jako całość.

Organ wskazuje natomiast, że strona sformułowała zastrzeżenia sprzecznie z zasadami opracowywania części niezamiennej i znamiennej zastrzeżeń niezależnych. Zdaniem organu, jako że omawiany układ generowania grafiki został wymieniony w części niezamiennej zastrzeżenia nie mógł być (po raz drugi) wymieniony w części znamiennej tym razem jako nowy. Natomiast wzmianka w zastrzeżeniu, że omawiany układ "jest dostosowany do..." jest, w ocenie organu, założeniem li tylko technicznym (życzeniem) niedopuszczalnym w zastrzeżeniach. Organ ponadto wskazuje, że sformułowane zastrzeżenia dla urządzenia jak i sposobu nie spełniają także podstawowych kryteriów według "Układu o współpracy patentowej" (PTC) tj. jasności i zwięzłości a także, że określenie przedmiotu ochrony patentowej powinno być dokonane przez podanie cech technicznych wynalazku.

Odnosząc się do argumentacji organu należy wskazać, że po ostatecznym sformułowaniu przez stronę zastrzeżeń patentowych, co nastąpiło po drugim zawiadomieniu Urzędu Patentowego wystosowanym do strony na podstawie art. 49 ust. 2 p.w.p.(v. zawiadomienie z [...] marca 2007r.) organ wydał decyzję merytoryczną odmawiającą udzielenia patentu na przedmiotowy wynalazek. Wydanie powyższej decyzji nie zostało poprzedzone wezwaniem strony do poprawienia zastrzeżeń patentowych. Podczas gdy Urząd Patentowy przed przystąpieniem do badania merytorycznego ma obowiązek oceny prawidłowości zgłoszenia. Przeprowadza badanie formalno prawne zgłoszenia, w tym prawidłowość zastrzeżeń patentowych a w razie wadliwego ich sformułowania wzywa stronę do ich poprawienia. Tymczasem w rozpoznanej sprawie UP tego nie uczynił. Podkreślenia przy tym wymaga, że nienależyte ujawnienie wynalazku stanowi naruszenie art. 26 ustawy o wynalazczości a nie art. 10 tejże ustawy. Dlatego też podnoszone przez organ argumenty dotyczące wadliwości sformułowania zastrzeżeń patentowych są obarczone błędem. Świadczą o niekonsekwencji rozumowania organu, który z jednej strony nie uznaje przedmiotu za wynalazek a z drugiej dokonuje oceny przedmiotu tego wynalazku. Używanie przez organ zamiennie pojęć dotyczących art. 10 i 26 ustawy o wynalazczości prowadzi do wniosku, że organ niejednoznacznie podaje powód odmowy udzielenia patentu, choć w podstawie prawnej decyzji wskazuje art. 10 uow. Wskazana wyżej wadliwość wzmacnia przekonanie Sądu, że organ nie ma jasno sprecyzowanego poglądu w zakresie istoty przedmiotowego wynalazku.

Jeżeli spór pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania a Urzędem Patentowym dotyczy istoty wynalazku, jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie, odmawiając udzielenia patentu Urząd Patentowy zasadniczo nie może poprzestać jedynie na własnym przekonaniu, co do przedmiotu zgłoszenia. Organ powinien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swojego stanowiska. W grę może wchodzić dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty z danej dziedziny. Brak przeprowadzenia wszechstronnego postępowania dowodowego i oparcie przez organ rozstrzygnięcia na własnym przekonaniu w zakresie uznania, co stanowi przedmiot zgłoszenia, a z taka sytuacją mamy do czynienia w okolicznościach niniejszej sprawy uzasadnia zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Ponadto, zdaniem Sądu, nie można uznać za przekonywującą argumentację Urzędu Patentowego RP odnoszącą się do kwestii udzielenia na przedmiotowe rozwiązanie patentu europejskiego. Zgadzając się co do zasady z twierdzeniem organu, że polski Urząd Patentowy nie jest organem dokonującym mechanicznego zatwierdzenia udzielonych przez EUP patentów, należy podnieść, że organ oparł swoje stanowisko na zaakceptowaniu poglądów sądu brytyjskiego zawartych w wyroku Aerotel/Macrossan z 27 października 2006r. (EWCA civ 1371), który odrzucił pogląd EUP, aby oceniać wkład wynalazczy w stosunku do stanu techniki podczas analizowania nowości i nieoczywistości a nie na wcześniejszym etapie to jest podczas oceny czy rozwiązanie ma charakter techniczny. Prawdą jest również, że powyższy wyrok uznawano za wytyczną w zakresie brytyjskiego podejścia do zagadnienia patentowania oprogramowania i metod działalności gospodarczej. Jednakże uwypuklenia wymaga, iż wzmiankowany wyrok nie stanowi odzwierciedlenia ostatnio prezentowanych poglądów sądownictwa brytyjskiego w omawianej kwestii. Wnioski zawarte w decyzji wydanej w sprawie Astron Clinica są odmienne od zawartych we wspomnianym wyroku. W uzasadnieniu decyzji z 28 stycznia 2008r. w sprawie Astron Clinica sędzia Kitchin uznał, iż praktyka brytyjska odmowy patentowania rozwiązań, których wkład techniczny przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu nie jest zgodna z linią prezentowaną przez Komisję Odwoławczą Europejskiego Urzędu Patentowego a przez to osłabia pewność systemu patentowego. W związku z tym jako taka nie może być kontynuowana (v. Astron Clinica Limited and others, and Compotroller General of Patents, Designs and Trade Marks; Neutral Citation Number: [2008] EWHC 85 (Pat) Case No CH/2207/APP/0466, Royal Courts of JusticeStrand, London. WC2A 2LL).

W tym stanie rzeczy odwołanie się przez organ do tez wyroku w sprawie Aerotel/Macrossan nie może zostać uznane za wystarczające dla uzasadnienia odmowy udzielenia patentu w aspekcie istnienia na zgłoszone rozwiązanie patentu europejskiego. Zważywszy, że sądy danego państwa są zobowiązane w sposób jednolity traktować patent wydany przez krajowy urząd patentowy i patent europejski. Powyższe oznacza, że określenie zakresu ochrony patentu w aspekcie przedmiotowym powinno być dokonane według tych samych zasad. Należy zwrócić uwagę, że zapewnienie jednolitego poziomu ochrony ma szczególne znaczenie w sprawach o naruszenie patentu, gdyż o naruszeniu patentu europejskiego rozstrzygają organy krajowe. Powinny one zatem stosować dla oceny naruszenia patentu te same zasady, co pozostałe kraje na terenie których dany patent obowiązuje. Oczywistym jest, że wprowadzenie jednolitych norm prawnych nie zapewnia jednolitej ich interpretacji. Niemniej, należy dążyć do osiągnięcia tożsamych reguł interpretacyjnych w odniesieniu do poziomu ochrony patentów krajowych i europejskich z uwagi na wspomnianą wyżej konieczność jednolitego traktowania tych patentów. Nie ulega wątpliwości, że poziom ochrony patentu w Polsce powinien być porównywany z tym, jaki zapewnia patent europejski w innych krajach.

Ponownie rozpoznając zgłoszenie organ ustali w niebudzący wątpliwości stan faktyczny sprawy. Jednoznacznie zajmie stanowisko, czy zgłoszone rozwiązanie zostało dostatecznie ujawnione a jeżeli tak to dopiero wówczas dokona dalszych rozważań w zakresie jego patentowalności, uwzględniając że jednym z elementów oceny zdolności patentowej wynalazku jest charakter techniczny rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia. Z uwagi na brak legalnej definicji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" oceniając charakter techniczny przedmiotowego wynalazku organ będzie zobowiązany wskazać, co zdaniem organu kryje się pod tym pojęciem. Urząd dokona oceny charakteru technicznego zgłoszonego wynalazku i w tym aspekcie powinnością Urzędu Patentowego będzie również odniesienie się do argumentów skarżącego, jeżeli wykładnia omawianego pojęcia dokonana przez organ będzie różniła się od sposobu rozumienia tego pojęcia przez stronę. Należy podkreślić, że skarżąca prezentowała swoje stanowisko w tym zakresie w toku postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145§ 1 pkt 1 lit.c) p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji. O niewykonywaniu uchylonych rozstrzygnięć orzeczono na podstawie art. 152 p.p.s.a., natomiast o kosztach postępowania na podstawie art. 200 p.p.s.a. w związku z art. 205 § 4 tejże ustawy.