Arbitraż w sprawach nazw domen internetowych - wybrane przykłady

Zapraszam do lektury opracowania autorstwa Krzysztofa Gienasa zatytułowanego "Arbitraż w sprawach nazw domen internetowych - wybrane przykłady"

Arbitraż w sprawach nazw domen internetowych - wybrane przykłady

Krzysztof Gienas
Sierpień 2001

Analizując statystyki związane z arbitrażem w sprawach nadużyć znaków towarowych w nazwach domen internetowych można zauważyć, iż znikomy procent stron pochodzi z Polski. Nie oznacza to, że zjawiska takie jak cybersquatting nie istnieją w naszym kraju. Arbitraż jest postrzegany obecnie jako najefektywniejszy sposób rozstrzygania sporów odnośnie nazw adresów internetowych. Przemawiają za nim koszty i wyłączenie wyboru prawa właściwego dla rozstrzygnięcia sporu. Celem niniejszego opracowania nie jest omawianie procedury arbitrażowej [1] a jedynie wskazanie kilku przykładów rozstrzygnięć w sprawach kolizji znaków towarowych i nazw adresów internetowych. Pierwsza część będzie poświęcona sprawom, w którym jedną ze stron był obywatel Polski, druga wątpliwościom związanym z udowodnieniem złej wiary rejestrującego domenę internetową.

I

Decyzje panelu administracyjnego Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO w sprawach nr 2000-1347 (Grundfos A/S v Lokale) [2] oraz 2000-1614 ( Inter-Ikea Systems B.V. v Polański ) [3] to nieliczne, w których jedna ze stron pochodziła z Polski. W obu przypadkach wnioskodawca zarzucał, iż poprzez rejestrację domeny zostały naruszone jego prawa związane ze znakiem towarowym.

W sprawie Inter-Ikea Systems B. V. v Polański przedmiotem sporu był adres internetowy "ikeausa.com". Wnioskodawca będący właścicielem znaku towarowego "Ikea" w ponad 70 krajach, w tym USA od 1986r. a w Polsce od 1983r. żądał transferu adresu "ikeausa.com" zarejestrowanego przez obywatela polskiego - pana Polańskiego.

Znak towarowy "Ikea" jest powszechnie znany, co potwierdziły wcześniejsze decyzje arbitrażowe. Ikea posiada główną witrynę WWW "ikea.com", która prowadzi konsumentów do stron krajowych firmy - dla klientów z USA jest to adres "ikea-usa.com".

Adres "ikeausa.com" został zarejestrowany we wrześniu 2000 r. za pośrednictwem firmy BulkRegister.com. Domena będąca przedmiotem sporu umożliwiała użytkowników połączenie z wirtualnym kasynem, co mogło sprawiać mylne wrażenie co do sponsoringu lub rekomendacji usług kasyna przez firmę Ikea.

W toku postępowania arbitrażowego słusznie przyjęto iż połączenie znaku towarowego z określeniem geograficznym nie wyłącza podobieństwa w takim stopniu, który wywołuje konfuzję do znaku towarowego wnioskodawcy.

Pan Polański nie próbował sprzedać adresu "ikeausa.com", w czasie prowadzenia arbitrażu domena nie funkcjonowała. W okresie poprzedzającym rejestrujący nie prowadził działalności gospodarczej używając adresu "ikeausa.com". Arbitrzy uznali, iż wcześniejsze wykorzystywanie domeny w celu przyciągnięcia użytkowników do innej lokacji on-line jest równoznaczne z używaniem jej w złej wierze. Zgodnie z rozstrzygnięciem panelu nazwa domeny została przekazana na rzecz wnioskodawcy (transfer nazwy domeny).

W drugim przypadku firma "Lokale" zarejestrowała adres internetowy "grundfoss.com", który jest myląco podobny do znaku towarowego "Grundfos". Właściciel znaku, duńska korporacja Grundfos wykazał, iż rejestrujący nie ma praw do używania znaku towarowego.

Różnica pomiędzy zarejestrowanym adresem a chronionym znakiem sprowadzała się do dodania drugiego "s", co więcej wnioskodawca otrzymał ofertę sprzedaży domeny kilkanaście dni po jej rejestracji. Stan faktyczny wskazuje na przykład cybersquattingu, wnioskodawca w wyniku decyzji panelu administracyjnego uzyskał sporny adres internetowy.

II

Jedną z przesłanek, które musi udowodnić wnioskodawca w toku postępowania arbitrażowego jest zarejestrowanie i używanie adresu w złej wierze. Przykładowo amerykański Anticybersquatting Consumer Protection Act z 1999r. przewiduje możliwość orzeczenia grzywny nie niższej niż 1000 dolarów i nie przewyższającej 100.000 USD wobec osoby, która zarejestrowała adres działając w złej wierze.

Jak zauważa R. Chmura [4] w przypadku arbitrażu przesłanka złej wiary została sformułowana bardzo ogólnie i przez to nie jest do końca ostra co może wywoływać wątpliwości w praktyce arbitrażu. W §4b UDPR (Polityka Jednolitego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Nazw Domen) [5] będącym podstawą arbitrażu wskazane zostały przykładowe okoliczności wskazujące na złą wiarę rejestrującego:

- okoliczności wskazują, że domena została zarejestrowana lub nabyta zasadniczo w celu sprzedaży, wynajmu lub innego rodzaju rozporządzenia domeną na rzecz wnioskodawcy będącego właścicielem znaku towarowego lub jego konkurenta za cenę przekraczającą udokumentowane wydatki bezpośrednio związane z domeną, albo

- posiadacz domeny zarejestrował ją w celu uniemożliwienia właścicielowi znaku towarowego stworzenia własnego adresu domenowego z wykorzystaniem tego znaku, albo

- domena została zarejestrowana głównie w celu utrudnienia prowadzenia działalności konkurentowi, albo

- używając tej domeny jej posiadacz świadomie zamierzał, dla osiągnięcia korzyści, przyciągnąć użytkowników Internetu do swojej strony WWW lub innej lokacji on-line poprzez wywołanie na podstawie znaku wnioskodawcy możliwości konfuzji co do źródła, sponsoringu, przynależności lub rekomendacji tej strony WWW lub lokacji albo towaru lub usługi na tej stronie lub lokacji.

Powyższe wyliczenie ma charakter otwarty, pozwala to na uznanie przez panel także innych okoliczności jako dowodów złej wiary rejestrującego. Zła wiara musi istnieć w chwili rejestracji domeny jak również w trakcie jej używania. I tak im bardziej znany jest znak towarowy tym łatwiej będzie udowodnić złą wiarę rejestrującego.

Oferta sprzedaży jest oczywistym przykładem złej wiary rejestrującego, w praktyce należy określić jednak czy udokumentowane wydatki związane z domeną to jedynie koszty rejestracji czy też kwota związana ze stworzeniem witryny WWW, promocją domeny itp. Używanie domeny w złej wierze będzie oczywiste także w sytuacji gdy za transfer domeny rejestrujący żąda zatrudnienia go w firmie wnioskodawcy.

Rejestracja kilku lub kilkunastu adresów domenowych zawierających cudzy znak towarowy powinna zostać uznana za próbę utrudnienia prowadzenia działalności w Internecie uprawnionemu podmiotowi. Takie rozumowanie doprowadziło do wydania decyzji nakazującej transfer 104 nazw domen zawierających znak towarowy "Harry Potter" m. in. findharrypotter.com, freeharrypotter.com, potterharrypotter.com, potterharrypotter.org, theharrypottermovie.com, theharrypottermovie.org [7].

Rozstrzygając sprawę Estate of Tupac Shakur v Bobby Grewal [ 8 ] a dotyczącą rejestracji adresów "tupaconline.com", "2paconline.com", "2paconline.net", "2paconline.org", "tupaconline.net" za pośrednictwem których rozpowszechniano następnie bootlegi z nagraniami muzyka panel administracyjny przyjął, iż umieszczanie na witrynie materiałów naruszających prawa autorskie wnioskodawcy jest równoznaczne z używaniem domeny w złej wierze.

Przesłanka złej wiary w przypadku używania domeny zostanie spełniona także gdy rejestrujący nie wykorzystywał jej w celach komercyjnych (nie stworzył witryny WWW)[8] - takie bierne zachowanie osoby nieuprawnionej uniemożliwia funkcjonowanie przedsiębiorcy pod spornym adresem internetowym.

III

Funkcjonowanie arbitrażu w sprawach nazw domen internetowych pozwala na efektywne rozwiązywanie sporów w przypadku konfliktu na linii nazwa domeny a znak towarowy. Uwzględnia on zarówno interesy właścicieli znaków towarowych jak i podmiotów rejestrujących domeny. Orzecznictwo dostępne na stronach WWW instytucji zajmujących się arbitrażem pozwala na analizę aktualnych nadużyć związanych z rejestracją nazw domen internetowych.

Krzysztof Gienas

Autor jest studentem IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

[1] Szerzej na temat arbitrażu ICANN patrz opracowanie R. Chmura "Arbitraż ICANN w sprawach kolizji nazw domen i znaków towarowych" "Biuletyn NASK 3/2000 s. 7-8" http://www.netlaw.pl/domeny/index.html
[2] decyzja panelu administracyjnego WIPO nr 2000-1347 z dnia 27 listopada 2000 r. http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/word/2000/d2000-1347.doc
[3] decyzja panelu administracyjnego WIPO nr 2000-1614 z dnia 22 stycznia 2001 r. http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/word/2000/d2000-1614.doc
[4] R. Chmura "Arbitraż ICANN...."
[5] http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm Tłumaczenie §4b UDPR za R. Chmura "Arbitraż..."
[6] decyzja panelu administracyjnego WIPO nr 2000-1254 z dnia 13 grudnia 2000 r. http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/word/2000/d2000-1254.doc
[7] decyzja panelu administracyjnego CPR Institute for Dispute Resolution z dnia 24 października 2000r. http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions.htm
[8] decyzja panelu administracyjnego WIPO nr 2000-0537 z dnia 15 sierpnia 2000 r. http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/word/2000/d2000-0537.doc